环球热推荐:律师说:版号申请下来不能用?这家游戏公司遇到的坑值得行业警惕

2023-04-26 18:57:08

这可能是一个悲伤的故事。分享给大家,希望大家不要重蹈覆辙。

A公司为一家专业游戏发行企业,早在2018年为其代理的一款仙侠游戏申请版号。很幸运,这款游戏顺利地获得了版号审批。同年,为推广运营该款仙侠游戏,A公司向国家知识产权局商标局申请注册了游戏相关类别的商标(包括第9、41、42类),虽然经过异议程序,但也在2019年获得了注册商标。


(资料图)

正当A公司如火如荼推广该款仙侠游戏时,却接到了法院送来的起诉文件,B公司诉称A公司的该款仙侠游戏名称侵犯了B公司注册并使用多年的知名商标,要求A公司停止侵权并索赔数百万。值得注意的是,B公司诉称已经向国家知识产权局将A公司申请的注册商标宣告无效,并主张A公司商标被无效后仍继续使用、侵权恶意明显,主张本案应当适用惩罚性赔偿。

此时的A公司深感委屈,有注册商标却被起诉侵权,商标被无效却完全不知情且错过答辩时间,申请、注册、适用该商标的行为被诉称为恶意侵权。

值此第23个世界知识产权日,广东知恒(广州)律师事务所股权高级合伙人、知识产权/网络游戏律师范晓倩将为大家分析该问题,为大家提供避坑指南。

Q1:注册商标在何种情况下可能被宣告无效?

商标注册成功后,并非万事大吉,其有可能遭遇他人撤销三年不使用或宣告无效的奇袭。我国《商标法》规定了商标无效宣告的绝对理由和相对理由。绝对理由指的是该枚商标缺乏显著性或存在不应作为商标的情形或以不正当手段取得注册,相对理由是指该枚商标与第三方的在先权利(包括商标、著作权、姓名权、专利权)存在权利冲突。鉴于商标在申请注册过程中经过了国家知识产权局的审查,绝对理由的适用情形相对较少;实践中。大部分的无效宣告源于相对理由,一般由在先权利人发起。

上述案件中,A公司申请注册的商标为文字+英文组合而成的艺术图案,文字部分包含了B公司在先注册并使用的商标,也是具备较高知名度的热门IP。基于此,B公司向国家知识产权局提起了无效宣告申请。

当然,游戏行业的小伙伴也会疑问,既然国家知识产权局商标局已经审批通过该枚商标,为何又在无效宣告环节将其无效。实际上,这是商标法律制度在公平与效率之间的平衡。申请注册阶段,国家知识产权局商标局仅进行数据库的检索或初步审查,并在初审公告阶段与注册后(一般五年内,除非驰名商标)分别为权利人提供了异议程序和无效程序的机会。既实现了快速审核的效率问题,又为权利人考虑到了公平问题,防止商标抢注。

Q2:为何商标被宣告无效,游戏公司却不知情?

国家知识产权局商标局一般采取挂号信的方式向公司申请注册商标之际留下的地址寄送商标撤销/无效等法律文件,挂号信不同于EMS专递或顺丰快递,一般不会向收件人进行电话确认;如该地址无人办公/收件,商标撤销/无效等重要法律文件将被退回并采取公告方式进行,但不影响商标撤销/无效程序的进行。

游戏行业不少企业也存在注册地址与实际经营地址不一致的情形,考虑到优惠政策等因素,注册地址基本上没人办公,无法接收法律文件。

上述案件中,A公司未能收到国家知识产权局商标局的无效答辩通知,错过了答辩举证和行政诉讼的机会。甚至在不知情的情况下,注册商标被宣告无效。

该案还在审理过程中,有关案件的结果,我们会保持关注和跟进。

但是从上述案件可以看出,最初商标申请注册的策略不当,导致被宣告无效,不仅存在被起诉的风险,也导致同名版号面临无法使用的尴尬境地。(版号名存在商标侵权风险,无法直接使用,鉴于版号名称变更亦需要进行变更登记,导致该版号可能无法使用。

范晓倩律师建议:

第一,定期关注商标动态。 商标申请注册后,并非一劳永逸,期间可能遭遇第三方撤销/无效等法律程序;游戏公司可以通过商标局官网、权大师网站、企查查软件等定期查询或关注名下商标的最新进展。无论是撤销还是无效,一般都留有30天左右的答辩期,定期排查能够避免无法参与撤销或无效程序的风险。

第二,留意注册之际收件地址。 游戏公司应当注意确认申请注册商标之际留下的地址能否进行收件,或定期通过通过商标局官网、权大师网站、企查查软件等留意公司名下商标的动态,防止出现在第三方提起撤销/无效法律程序后未能及时应对的情况出现;同时,公司在注册地址发生变更时需要及时进行注册商标接收地址的变更处理。

第三,源头上把握商标申请策略。 游戏名称在申请注册商标之际需要特别留意是否侵犯他人在先权利(包括但不限于他人在先商标、热门IP元素、知名影视剧或文学作品等),如被宣告无效,继续使用该游戏名称将存在法律风险,容易被法院认定为明知无效仍然使用的恶意侵权行为。

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